En un golpe a Lexmark International, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en una opinión casi unánime (7-1), falló ayer en contra de Lexmark en el caso de Impression Products contra Lexmark International. En una opinión escrita por el juez Roberts de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el tribunal revocó una decisión del Federal Circuit de los Estados Unidos sobre ambos casos de agotamiento de patentes domésticas (8-0) e internacionales (7-1).
Roberts escribió en la opinión: "Concluimos que la decisión del titular de la patente de vender un producto agota todos sus derechos de patente en ese artículo, independientemente de las restricciones que el titular de la patente pretenda imponer o de la localización de la venta". "El agotamiento de la patente refleja el principio de que, cuando un artículo pasa al comercio, no debe estar a la sombra de una nube legal sobre el título a medida que se mueve a través del mercado".
Antecedentes
Impression Products de Charleston, una pequeña empresa de Virginia, reacondiciona, recarga y luego revende cartuchos de tóner para impresora (incluyendo los cartuchos de tóner de Lexmark International), una práctica que Lexmark International (ahora propiedad de China Apex Technology y un consorcio de inversores) ha intentado detener legalmente durante muchos años, argumentando que el relleno y la reventa de sus cartuchos de tóner violaban sus patentes.
La cuestión clave en Impression vs. Lexmark es si las restricciones impuestas a un producto patentado podrían ser aplicadas a través de una demanda por infracción de patentes. Bajo las actuales resoluciones judiciales de los Estados Unidos, la respuesta ha sido sí.
En 2010, Lexmark demandó a Impression Products en la corte federal de Ohio, argumentando que debido a que conservaba los derechos de patente de sus cartuchos, Impression Products infringió sus patentes al rellenar y revender cartuchos de tóner Lexmark.
La nueva decisión
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este argumento, utilizando los principios de propiedad de derecho consuetudinario, como se refleja en su decisión de 1853 en Bloomer v. McQuewan.
La corte también escribió en Impresión Productos contra Lexmark: "La venta transfiere el derecho de usar, vender o importar porque esos son los derechos que vienen junto con la propiedad, y el comprador es libre y está libre de una demanda de infracción porque no hay Derecho excluyente que queda para hacerse cumplir…”
"Lexmark agotó sus derechos de patente en los cartuchos del programa de devolución (Lexmark) que vendió en los Estados Unidos. La decisión de un titular de la patente de vender un producto agota todos sus derechos de patente en ese artículo, independientemente de las restricciones que el titular de la patente pretenda imponer. En consecuencia, incluso si las restricciones de los contratos de Lexmark con sus clientes eran claras y exigibles con arreglo al derecho contractual, no dan derecho a Lexmark a conservar los derechos de patente en un artículo que ha decidido vender...
"En resumen, el agotamiento de la patente es uniforme y automático. Una vez que un titular de la patente decida vender, ya sea por sí mismo o a través de un licenciatario, esa venta agota sus derechos de patente, independientemente de las restricciones posteriores a la venta que el titular pretenda imponer, ya sea directamente o a través de una licencia... ".
El tribunal también concluyó que las ventas de productos en el extranjero también agotaron los derechos de patentes de los Estados Unidos.
El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ginsburg, también estuvo de acuerdo con la decisión del tribunal sobre el agotamiento doméstico, pero discrepó con respecto al agotamiento internacional. Sostuvo que "una venta extranjera (...) no agota los derechos de patente de un inventor estadounidense".
Sin embargo, el tribunal también indicó que si el titular de la patente (como Lexmark) negociaba un contrato con el comprador que restringía el derecho del comprador a vender el producto, entonces el titular de la patente podría aplicar esa restricción, pero no a través de una demanda por violación de patentes: "Si el titular de la patente negocia un contrato que restringe el derecho del comprador de usar o revender el artículo, puede ser capaz de hacer cumplir esa restricción como una cuestión de derecho contractual, pero no puede hacerlo a través de una demanda por violación de patente". Parecería que el Programa de Devolución Cartuchos de Lexmark (en virtud del cual los clientes pagan un precio reducido por los cartuchos de tóner a cambio de que el cliente devuelva los cartuchos de tóner a Lexmark) seguiría siendo válido y Lexmark podría demandar a los clientes que compraron cartuchos con descuento y luego volver a venderlos.